没有管控商业秘密DNA  签再多NDA也无济于事

作者: 赛恩倍吉 时间: 14.03.2018


大陆于2011年到2015年间施行十二五规划,聚焦于节能环保、新能源、新材料、电动汽车、新医药、生物育种及信息等新兴产业之发展,伴随大陆政府制定7大战略新兴产业,加上从中央到地方颁布诸多奖励、优惠与补贴配套措施,大陆企业近来挟其丰沛财力、物力以及市场吸引力,从海外吸纳大量与优秀技术与管理人才,其中甚至出现大陆企业为挖角台湾人才,开出薪酬币别直接以「新台币」换成「人民币」优渥条件,令台湾厂商如坐针毡;人才流失如同不定时炸弹,引信随时随地将被启动引爆。

因此,2010年底台湾中研院院长翁启惠、院士朱敬一、台大校长李嗣涔曾为此向行政院提出「延揽人才困境突破作法」,另教育部也于同年10月推出「弹薪方案」企图力挽人才流失狂澜,政府部门甚至把人才流失议题提升至国安层级,成立项目小组研议对策。

不论产、官、学、研如何与是否能寻得解决问题的灵丹妙药,倘若产业人才流动其势难阻,企业应转向思考,如何预防重要商业机密,因人才移动而瞬间无偿位移给竞争对手。事实上,若企业体内长期缺乏商业机密保护与管理的DNA,相应作业机制亦十分匮乏,员工当然易成竞争对手觊觎目标。

故企业欠缺商业秘密保护与管理思维与作业机制,与竞争对手大洒银弹进行人才挖角以抄竞争快捷方式,两者具有因果关系。

商业秘密型态多样化 遍布企业经络血脉

商业秘密(Trade Secret)为智慧财产种类之一,举凡具实质或潜在财产利益,或经济价值之任何专有信息与数据(即商业价值性),非一般公众所周知(即秘密性),且企业对该等信息与数据已采取合理保护措施者(合理保护措施),不论该等信息与数据以何等形式呈现,多可成为各国商业秘密相关法律保护之客体;只要企业持续维护该等信息与数据之秘密性而不破功,企业可无限期享受商业秘密所带来所有经济与商业利益。

企业内部具有财产利益或经济价值的专有信息与数据繁多,该等信息与数据持续产出、更新与繁衍,遍布于企业经络血脉当中,此等信息与数据呈现之型态,诸如:新产品开发计划、产品或技术发展路径、设计、概念、创作、制程、材料、配方、结构、参数、图样、原型、程序、模具、密码、原始码、操作手册、管理办法、品管数据、客户数据、报价数据、订单讯息、退货讯息、采购数据、成本数据、生产排配(布局)、检测数据、建厂数据、产能计划、环保数据、通讯网络数据、投资数据、薪资数据、人事布局、诉讼及授权数据、财务数据、人事数据及各类经营数据等,上述信息与数据,往往为企业核心与优势竞争所在。

企业缺乏保护管理机制 NDA也只是纸老虎

对于上述包藏诸多企业核心与竞争优势的数据与信息,两岸多数企业主多未完整掌握其项目与内容,并采取具效率的保护措施,此等高价值信息与数据,因企业未能采取相应保护措施,始终无法从「一般信息」的次等地位,晋升为「商业秘密」正宫地位。

直至企业发现离职员工或者供货商、合作伙伴,藉由不当、违法、违约行为,或职务异动跳槽至竞争同业,造成商业机密瞬间无偿位移予他人时,也只能暗自叫屈、束手无策。再者,只要员工、供货商、合作伙伴祭出企业对该等数据与信息,毫无机密标示或无任何保护措施为抗辩,企业即会哑口无言而顿失立场,即使是再重要的商业机密,企业若未采取合理保护措施,让机密信息与数据丧失秘密性,该商业机密顿成公众所有且无法复原。

虽然企业会与员工、供货商、合作伙伴签署保密合约书(Non-Disclosure Agreement;NDA),但操作该等保密合约书时,经常流于未经思索即套用范例,保密合约书约款未结合诉讼观点,也未设计出可轻易举证、可便利主张权利且可具体求偿之约款,故NDA多只是难发威的纸老虎,无法被企业作为诉讼请求权基础并据以主张权利,更无法为形成防御商业机密外泄的城墙。

台湾法院审商业秘密案件 充斥诸多光怪陆离谬象

台湾司法体系审理商业秘密侵害案件,经近年实证,发现存在许多不专业与亟需导正改善项目,举例来看:

1. 从检察体系到法院审理商业秘密侵害民刑事案件,均未先要求原告、告诉人先界定其主张受侵害商业秘密项目与内容为何,甚至允许原告、告诉人任意变更其主张受侵害商业秘密项目与内容,导致司法人员办案方向发散无法收拾,其对被告进行种种不相关讯问与调查证据,也造成被告极大不合理诉讼负担,甚至会出现原告、告诉人可以此缺失先射箭再划靶、边打边找证据,让告诉人有机会为被告「量身订做」侵害犯罪事实与「人为」证据;

2. 司法人员不谙商业秘密侵害案件所涉及产业、产品与技术以及企业经营的「眉眉角角」,对原告、告诉人主张商业秘密是否具「经济价值性」与「秘密性」,欠缺专业认定与合理判断能力,在处分书或判决书中,对此等要件甚至避而不谈;

3.司法人员对原告、告诉人是否对商业机密采取「合理保护措施」,无认定标准且宽严不一,最宽者有采取只要员工与公司签署保密合约书,即认定企业对所有形式之商业机密有采取合理保护措施,而未综合就企业是否已对厂房建物、机器设备、文书档案、资通讯设备、档案访问权限、内外部会议等,进行实质管制且有无制定相应管理办法与其落实总体判断,对「合理保护措施」认定过于简化且流于形式,对被告甚为不利;

4. 告诉人主张商业机密若涉及特定产品与技术,对于被告是否有侵害告诉人商业机密,司法人员竟不当援用认定专利侵权与否之全要件原则(All Element Rules),据以判断告诉人与被告之产品与技术是否相同或类似,殊不知专利侵权判定原理与原则,与认定商业秘密侵害其本质与目的全然不同,显不能「以此类推」。

另外,司法人员因欠缺认定侵害商业秘密所需产业、商业经验值与专业,故常委请外部鉴定机构协助,但此不但未解决问题,反而越帮越忙。一则,外部鉴定机构与鉴定人团队,若由不具产业实务经验人士组成,不但无法对案件正确判断,不专业鉴定报告反而耗费更多司法资源与当事人资源;二则,外部鉴定机构与鉴定人,不谙商业秘密要件构成与认定专业,贸然委请其进行商业秘密侵害与否鉴定,如同掷骰博奕;三则,外部鉴定机构与鉴定人与诉讼各方有无利益冲突,多未经事前详细调查与确认,漠视对诉讼各方权益维护;四则,司法单位委托鉴定机构前,多未要求鉴定机构与鉴定人,事先提供其是否具备鉴定相关专业与经验、其鉴定方法流程为何,其与所使用仪器设备为何,导致鉴定人多以浅薄有限产业与商业经验值,做出令人错愕分析,更让鉴定报告是否有瑕疵与可采信,让诉讼各方与法院陷入更大争执与疑惑;五则,对鉴定机构与鉴定人取得诉讼各方交付之机密资料后,鉴定机构与鉴定人如何予以控管、保护,及被要求于事后应返还或遵循一定程序后销毁等,还未如同美国法院有严谨规范与作业,诉讼各方将涉及商业机密资料,提出于法院或鉴定机构后,无人能保其不会受到二次伤害;六则,司法单位认定被告是否有侵害原告、告诉人商业秘密,多要求原告、告诉人提出直接证据证明,被告系于何时、何地,以何等方式泄漏或侵害何等商业秘密,而未能考虑原告、告诉人于若干情况下举证困难,而应参考间接证据综合判断,原告与告诉人藉由诉讼寻求救济显然极度困难。

商业秘密保护管理 企业理应夙夜匪懈

企业建立商业秘密保护与管理制度,具有诸多实益,包括:1. 维系企业核心竞争力、并可持续利用专属商业秘密,创造企业无限期营收与获利;2. 让商业机密符合法律规定商业秘密保护要件,以利后续救济与主张;3. 有助建立维系企业与员工间伦理关系,培养员工具有保护管理商业秘密DNA,以持续采取保护措施;4. 减免员工或供货商不当泄露或不当使用企业商业秘密,造成无法弥补损失;5. 有助解决商业秘密纷争及降低企业举证负担,避免昂贵诉讼与费用发生。

至于商业秘密保护与管理方式与措施,首先应盘点出遍布各营运机能与各部门之核心信息,以及数据项与内容,并按此等信息与数据本质,以及大陆法系与英美法系司法制度特性,决定适合以商业秘密或以其他智慧财产型态加以保护。

对于适合以商业秘密型态保护者,接续掌握该等信息与数据,从产出、储存、使用、扩散、到消灭过程,于每环节中建立有效、低成本管制措施与管理办法,并定期检讨精进。

具体管制措施,可落实到包括资通讯设备管制、服务器与数据库管制、重要研发项目文件文书与产出成果管制、专利申请是否过度泄漏商业秘密管制、营业场所与生产区域管制、文书档案机密与专属标示管制、机器设备与模具使用管制、制程分段分工与参数编修与复制权限管制、对供货商和客户信息提供管制等。

至于对员工管理部分,包括签署保密契约并要求员工承诺不为不正竞业、向应征员工前任雇主查询其诚信度、告知员工商业秘密范围及其管理措施、定期培训并提醒员工保密义务、鼓励员工对商业秘密管理措施提供建议,与即将离职员工洽谈,并要求其签署终止文件等。

商业秘密保护与管理,涉及企业核心竞争力能否永保与持续,企业若能采取适当商业秘密保护与管理措施,维系商业机密之秘密性于不坠,商业秘密始可成为企业增长营收、获利与市占率「助手」,而不会因为外泄予竞争同业,反而成为企业营收、获利「刽子手」。

作者:周延鹏、张淑贞


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知识产权经营策略

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