花小钱扫雷vs.花大钱打仗? 选哪一边?

作者: 赛恩倍吉 时间: 14.03.2018


长期以来,人为危害及自然灾害所带来的种种风险与不同损害,各界已从经营管理层面发展出各类专业的风险管控机制,并且广泛深入于其组织、人员、设施、信息、流程、系统、关系、保险等实际运营上。因此,除了不可抗力与人为疏失外,大多都可以管控其相应的人为及自然风险,而且也起到相当的管理效果。

但是,对于「专利风险」的管控,各界却难以如同人为及自然风险的管控般,发展出适合的管理机制及配套措施,不仅经常碰到地雷或诡雷般的突袭,而且还经常遭诉专利侵权,迄今仍束手无策。

专利风险管理机制欠缺原因

虽然,长期来各界投入无数资源于专利检索、专利地图、专利申请及专利维持上,但从企业经常在欧美被诉专利侵权、被禁止进口或遭受扣押及被追索巨额权利金的情况,以及许多产业在国际市场上所面临技术不自主的情况,甚至许多产业所面临的竞争威胁与转型瓶颈,其中关键因素之一在于专利风险管理机制(Patent Risk Management;PRM)未被完整发展,也未被意识到其实可用专业方法与工具加以建立此机制。

专利风险管理机制没有被建立并实施于各界的运营层面,其原因主要有:

1. 主观上心存侥幸者居多,大多认为自己不会这么「衰」,碰到专利侵权诉讼或者被追索巨额权利金,又或者只是虚应故事,表面玩玩不具优质与优势的专利申请数量;

2. 压根对专利是充分且必要性的元素,以及其各类风险一知半解或毫无所知,甚至因所须专业信息提供不足而不了解,因而不愿意投入理解专利竞争元素的全貌,或者认为自己所属产业性质与智慧财产无关或关系不大,或者也不了解智慧财产对其商业模式的创新与设计起到积极作用。

3. 专利从业人员不具有其组织经营上所须高度、广度与深度,因此难以具有跨国专利风险管理的专业知识、经验、方法与工具,而仍继续从事既有的「专利工程」项目与业务;

4. 专业服务组织及其功能通常是处理个案有关的申请、维持及争讼,但不具备相应适切的专利风险管理知识、技能与经验,而且发展专利风险管理机制也与其组织营业项目无关;

5. 专利风险管理机制发展所须专业方法、工具及系统,不仅全球少有专家具有相应的知识、技能与经验,而且应是全球稀有重要资源。

该机制须经得起美国专利诉讼考验

专利风险管理机制与人为及自然风险管控机制最大的不同,主要应是美国专利侵权诉讼发现程序(Discovery)及电子发现程序(e-discovery)的文件数据,与电子档案产出(Production of Documents)及交互询问(Interrogatory),因为该发现程序将触及诉讼当事人和关系人曾经「所作所为」,以及其因此依法所须「呈堂证供」,也可以说理解为当事人所涉及的人事时地物,所留下的痕迹及纪录几乎都需要提出,并被自己和对照律师严格检验及论证,几乎难以隐藏、毁损、湮灭而无所遁形,尤其处于现代资通讯和网络世界,所有「走过的」痕迹及纪录极其简单地可以被「一把抓」,或者像肉粽般的「整串抓」起,进而被专家和专业人士快速还原真相。

然而,产学研各界就技术及产品的发展,从项目计划、概念发想、研发设计、实验验证、生产制造、送样认证到营销销售等所有过程,几乎都会触及和处理各类各层次的专利项目及其讯息,但迄今这些作业却是在不受法律保护的资通讯网络环境中作业,而且几乎都是暴露在高法律风险中,大多经不起以后的专利侵权诉讼考验,无论原告或者被告皆然。

因此,专利风险管理机制的发展与建立,不仅应将一些国家专利侵权诉讼程序,以及其作业等各项要求考虑进来,而且也应管控专利搜寻系统及其后的专利各项检索,与分析作业所使用的应用系统与档案储存及传送网络,亦即须建立在受国家法律严格保护的设施和环境内。

专业机制发展与建立的关键因素

对于产学研各界而言,专利风险管理机制是有必要发展与建立国际级的专业机制,其不仅可以发挥「花小钱扫雷」的风险预防效果,而且可以避免「花大钱战争」的负面巨大代价。据此,专利风险管理机制的发展与建立,其关键因素主要有:

1. 对知识经济时代组织运营,以及其无形智慧财产商业模式的充分认知与决心态度;

2.对专利各项项目及其作业亲自参与度要到位,而且初期阶段不宜仅有现身现影或者说说而已;

3.需要整合对的跨领域专业实务人员,以及导入有用有效益的方法与工具;

4. 管理和执行人员须突破传统专利检索暨专利地图的不足与局限;

5. 专利信息须客观按产品技术结构及产业结构,呈现于各类专利信息报表;

6. 专利信息须与产业动态信息整合,尤其全球主要国家的研发、投资、购并、侵权诉讼、授权技转、产业联盟、技术标准、专利联盟等信息;

7. 专利信息须掌握竞争者运营实体(Operating Entities;OEs,或Practicing Entities;PEs)以及非运营实体(Non-Practicing Entities;NPEs)与专利流氓(Patent Troll)的组织结构、商业模式及其智慧财产与运营作业,尤其具有指针性的专利组合(Patent Portfolios)与专利活动;

8. 专利信息各类报表判读分析须由专业知识、技能及经验的专业人士来执行,而非仅依赖未受过真正专业训练及养成的从业人员非专业的作业及产出;

9. 专利风险管理机制应涵盖组织、流程、表单、系统、作业、指针、考核等等项目,并应符合组织流程运作以及考虑主要国家法律严格保护的要求。

有效配套措施

除了应发展与建立「专利风险管理机制」外,专利风险管理机制的具体运作配套措施,主要有:

1. 运用产业化专利分析系统(Advanced Industrialized Patent System;AIPS),按产品技术结构方式持续建立与自己组织运营有关的主要国家专利数据库;

2. 再依据所建立的专利数据库以及产业动态讯息,筛选出对自己组织具有关联度,与风险度的特定专利及其家族;

3. 对于具有关联度及风险度的特定专利,于产业化专利分析系统作业,界定其专利权利范围(Claim Construction),进而进行专利侵权比对(Claim Chart)、或者分析其是否具有无效性(Invalidity)或不可执行性(Unenforceability);

4. 若特定专利可以主张无效或不可执行,而产品技术又被涵盖者,则应善用各国专利行政程序进行主张,例如尽可能于专利权人提起诉讼前,向美国专利商标局(USPTO)提出单方覆审(Ex Parte Reexamination)或多方覆审(Inter Parties Reexamination),尤其是2011年通过的美国发明法案,新增了第3人在专利核准9个月内可提出的核准后审查程序(Post Grant Review),在专利核准9个月后可提出的多方审查程序(Inter Parties Review),或者向大陆知识产权局提出无效宣告申请,或者向台湾智慧财产局提出专利举发,此等行政程序费用甚低于侵权诉讼程序律师费的巨额支出;

5. 若特定专利无须主张无效或不可执行而可回避者,即可在专业人士协助下进行回避设计(Design around);

6. 若特定专利不易主张无效或不可执行,也不易进行回避设计,而又须实施该特定专利者,则可考虑以各种途径购买该专利或者取得授权,包括以低成本善用非运营实体的专利;

7. 若未有预算进行购买该专利或者取得授权者,则可调整供应链、物流或运营模式以解决特定专利风险。

作者:周延鹏


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