近日,意大利经济发展部宣布了一则意大利商标新规定,即意大利新增商标无效和撤销的行政程序,商标权利人可以向意大利专利商标局(IPTO)提出针对意大利注册商标无效和撤销的申请。

1、背景
此前,意大利作为欧盟成员国内极少数没有撤销和无效等行政程序的国家,商标维权仅能通过法院诉讼等司法程序进行。此次新增商标无效和撤销的行政程序,作为司法程序的补充,其优势在于,耗时更短(程序比司法诉讼简单),成本更低(比司法诉讼的费用低),将加快解决与注册商标有关的纠纷。

商标权利人可选择行政程序或者司法程序提交对注册商标的无效或者撤销申请,但是两者不可一并提出。如果当事人已向司法机关提起撤销或宣告无效的诉讼,那么若同一当事人基于相同理由和证据同时向IPTO提出相同请求,则不予受理。另外,如果同一商标和相同当事人、基于相同理由和证据的商标撤销或宣告无效申请已由IPTO作出裁决或者正在审理中,也将不予受理。

但是,通过行政程序提出商标无效或者撤销申请仅针对注册商标,对于未注册商标、正常商业活动中使用的其他标志等,以及基于恶意提出的无效或撤销申请,仍需要走司法途径。

2、提出商标无效宣告的理由
可以基于绝对理由和相对理由对已注册的意大利商标提出无效宣告。

绝对理由:

  • 缺乏显著特征的商标;
  • 欺骗性商标或违反公序良俗;
  • 根据欧盟/意大利国家立法,或根据相关国际协定(欧盟/意大利为其中一员的),关于保护原产地名称和地理标志以及葡萄酒的传统术语,保护传统特色,或者涉及植物品种名称的,不得注册商标。

相对理由:

  • 与第三方在先的已注册商标相同或相似,且商品或服务也相同或相似,存在混淆的可能性或者容易引起有关联来源的误认;
  • 与第三方在先的已注册商标相同或相似,无论其所申请的商品/服务是否相同或类似,若在先注册商标有一定知名度,在后商标权利人无正当理由使用所申请的商标,对在先注册商标显著性或声誉构成损害的;
  • 与在先的驰名商标相同或类似的;
  • 商标代理人未经商标权利人同意,或以不正当理由提交的商标申请,不允许注册。

3、提出商标撤销申请的理由
根据下列理由,可以针对意大利已注册商标向IPTO提出撤销程序:

  • 商标在贸易中成为通用名称;
  • 缺乏使用;
  • 欺骗性使用。

4、无效/撤销程序流程
申请人提交撤销或无效申请后,IPTO会设定两个月的协商期,让双方当事人在此期间友好解决有关事宜(该期限最长可延长至12个月)。

协商期届满后,若没有达成和解协议,争议商标所有人将有60天的期限提交意见书和使用证明请求。

IPTO将争议商标所有人的意见书发送给申请人,并给予60天的答复期。

IPTO将给争议商标所有人60天的期限提出反诉,如无意见,IPTO将根据双方提交的意见书/答辩书和证据做出决定。

争议双方可以在下发IPTO决定书后的2个月内,向上诉委员会提出上诉。

请注意,无效和撤销程序的申请仅针对一个商标,但同一申请人可以根据其一个或多个在先商标权利提交申请,且申请人必须在申请时就阐明提出撤销或无效程序的理由和证据。双方当事人可以随时共同请求中止程序,如果不需要中止,则整个程序的持续时间大概是24个月。

综上,新增的意大利商标撤销和无效的行政程序成本更低、程序更简单,对于未能及时在意大利布局申请商标的权利人,或是未能及时对意大利商标提出异议的商标权利人而言,不失为一个省心省力,省时省钱的好工具。各位商标权利人要注意保存好使用证据,活用该工具维权哦!