随着全球化的发展，越来越多的中国企业开始拓展海外市场，并在美国寻求专利保护。然而，最近美国专利商标局（USPTO）发布的一则处罚公告提醒了所有申请人注意在专利申请过程中的诚信和合规性。
本文作者：
彭辉剑 赛恩倍吉总监
唐芳芳 赛恩倍吉总监
刘永辉 赛恩倍吉总监
一、美国专利商标局最近公布对3100件专利终止，且不得申诉
2024年10月2日，美国专利商标局官方网站发布一份处罚决定，宣布终止了大约3100件专利的申请程序，起因是美国专利局发现这些专利涉及不具资格的人员欺诈性的使用注册执业者（即专利代理人/专利律师）的签名。在此次处罚决定中，美国专利局决定终止这些专利的申请程序、并禁止提交任何恢复或撤回的请求——这意味着这些专利不会再获得审查的机会，无法获得专利权，对涉及的申请人造成巨大损失。
根据美国法律规定，“在专利申请中有欺诈行为或欺诈企图的申请将不会被授予专利”。对于希望在美国获得专利保护的中国出海企业来说，了解并遵守相关规则至关重要。因此，我们特别梳理了在申请美国专利过程中容易发生不诚信行为的事项，包括发明人的真实性、专利代理人签字、发明人签字、申请人实体等环节的要求。
二、美国专利对申请人的“诚信行为”要求，容易发生“欺骗”行为的环节有哪些
- 美国专利申请中的信息揭示声明（IDS）
在美国专利申请过程中，提交信息揭示声明（Information Disclosure Statement, IDS）是一个关键步骤。根据美国专利商标局（USPTO）的规定，申请人有义务向审查员披露所有已知的、可能影响其发明可专利性的现有技术文献。这不仅有助于确保专利质量，也是维护专利系统诚信的重要组成部分。
1.什么是信息揭示声明（IDS）？
根据美国专利法37 C.F.R.§1.56规定，任何参与专利申请及审查过程的个人均有义务向美国专利局提交其知晓的与发明的可专利性实质相关的信息。简单来说，IDS是专利申请人或其代理人在专利申请过程中提交给USPTO的一份声明文件，其中包含了一系列被认为与所申请专利的实质相关的技术文献。这些文献可以包括但不限于：
- 专利文献
- 非专利文献
- 其他公开的技术资料
- 任何可能影响专利新颖性或非显而易见性的信息
2.谁有义务提交IDS？
根据美国专利法37 C.F.R.§1.56规定，参与专利申请及审查过程的个人均有义务向美国专利局提交相关信息，包括：该专利申请所列明的发明人，准备专利申请文件或代理该专利申请的专利代理人/专利律师，以及实质参与准备申请文件及专利代理的其他人，例如专利的受让人。
3.何时需要提交IDS？
根据美国专利法37 C.F.R.§1.56、37 C.F.R.§1.97相关规定，只要还有权利要求在审查过程中，相关提交IDS的义务就一直存在。通常可以在如下几个时间点提交IDS：
（1）申请日或进入美国国家阶段日：如果在申请日或PCT申请进入美国国家阶段时已经知道相关信息。
（2）第一次审查意见通知书前：在收到首次实质审查通知书之前提交。
（3）答复审查意见期间：在答复审查意见时提交。
（4）收到FINAL OA后且缴纳领证费（ISSUE FEE）前，或者缴纳领证费之后且在领证公告之前。
根据37 C.F.R.§1.97相关规定，在某些时间点提交IDS可能会产生相应的费用，因此，申请人应当了解和掌握IDS的信息，管控提交IDS提交的时间点，以避免产生不必要的费用。
4.如果不提交IDS会有什么后果
根据美国专利法规定，如果明知却故意未提交、或试图误导等意图未提交或漏提交IDS，可能造成的后果包括：专利不能被授予专利权、专利有效性被质疑、专利无法执行等严重后果。
因此，中国企业和个人在提交美国专利申请时，应特别注意两国专利制度之间的差异，尤其是在信息披露方面的不同要求。与中国相比，美国对IDS的要求更为严格，因此中国企业需要更加重视这一环节。
- 美国专利申请实体规则
美国专利商标局（USPTO）为不同的申请人类型设定不同的官费标准，以体现对小型企业和个人申请的支持，实体类别包括：
1.大实体（Large Entity）
大实体通常指的是雇员人数超过500人的大型企业或组织。这类申请人在提交专利申请时需要支付全额的官费。
2.小实体（Small Entity）
小实体主要涵盖以下几种情形之一：
- 雇员人数不超过500人的中小企业；
- 非营利组织，如大学或其他教育机构；
- 政府单位，如地方政府或州政府。
- 小实体可以享受到约50%的官费减免优惠。
3. 微实体（Micro Entity）
微实体需同时满足如下条件：
- 满足小实体的要求；
- 发明人、申请人的总收入在前一个年度内未超过由人口普查局最近报告的家庭中位收入的三倍；
- 发明人在先前提交的非临时专利申请不超过四个；并且
- 该申请不涉及转让或许可给其他实体。
- 微实体可以享受到高达75%的官费减免优惠。
任何申请人企图欺诈性地提供微实体状态，或以微实体身份支付费用的行为，都将被视为对专利局的欺诈。USPTO 近期也会针对申请人实体类型进行审查，如有不符合小实体或微实体要求的申请人仍按小实体或微实体申请，轻则遭到审查意见，重则面临专利被无效。因此，国内申请人在申请美国专利的时候，需要准确判断自身的实体类型，避免为了节省官费而错用、误用实体类型，最终造成不可挽回的后果。在申请美国专利时，除了要特别留意准确判断属于哪一类实体外，还需要及时更新申请人状况发生变化，例如公司规模扩大超过了小实体的标准，或是收入超过了微实体的门槛，则应该及时更新实体信息，根据最新的情况调整费用。
- 选择合规的代理机构及专利代理人
美国专利法规定，任何人在专利局的事务都可以委托专利代理人代为处理，专利代理人必须取得执业许可，且对专利代理人有包括诚信、保密等方面的职业道德准则要求。
美国专利商标局多次查处专利和商标代理中的违规代理行为，包括2024年10月2日美国专利商标局发布的处罚决定，表明了美国专利商标局对违规代理行为的重视和严格要求。被查处的违规代理的专利，较难通过其他途径进行救济，这对申请人的权利将造成极大的影响。
因此在美国申请专利的过程中，选择合格的专利代理人至关重要。申请人在选择专利代理人之前，务必核实其是否已在美国专利商标局注册，并拥有有效的执业许可，且为专利代理人的真实代理。合格的专利代理人不仅能够帮助发明人或企业顺利完成专利申请，还能确保申请过程符合法律规定，从而避免因代理不当而导致的专利失效等问题。
- 发明人签名文件
USPTO的《联邦法规》（Code of Federal Regulations, CFR）中规定”The inventor’s oath or declaration must be signed by the inventor in person and notarized unless it is executed under the provisions of § 1.64.”，及MPEP- 602.01- Naming the Inventor; Inventor’s Oath or Declaration的规定“The inventor, or each individual who is a joint inventor of a claimed invention, in an application for patent (other than a provisional application) must execute an oath or declaration directed to the application, except as provided for in 37 CFR 1.64. ”。规定中，除特殊情况（发明人已故、法律上无行为能力或经过努力仍无法联系到发明人的情况）之外，发明人的宣誓书或声明必须由发明人本人亲自签署。如果发现专利申请过程中的签名文件是伪造的，则有可能面临以下局面：
- 专利无效：专利局有权宣告该专利无效，这意味着即使专利已经被授予，也可能被撤销。
- 罚款：故意提供虚假信息或伪造文件可能会导致罚款，这些罚款可能是经济上的处罚，具体金额取决于违规的严重程度。
- 刑事责任：在极端情况下，故意伪造签名文件可能构成刑事犯罪。根据《美国法典》规定，提供虚假声明或伪造文件可能面临刑事指控，包括罚款和监禁。
- 专业执照吊销：如果签名文件的作假的当事人是专利代理人或者律师，他们则有可能会被吊销执业资格，也会严重影响他们的职业生涯及信誉。
- 民事诉讼：其他相关方，如竞争对手或合作伙伴，可能会提起民事诉讼，要求赔偿因虚假签名文件造成的损失。
- 声誉损害：伪造签名文件不仅会导致法律后果，还可能严重损害个人或公司的声誉，影响未来的商业机会和合作关系。
三、对中国出海企业的启示与应对
随着中国企业的国际化步伐加快，特别是电商平台的发展，越来越多的中国企业希望将自己的产品销往国际市场，包括美国这个巨大的消费市场。特别是近年来中国企业申请美国外观专利数量远超其他国家（除美国本土外）。
图一
这样的大量申请引起USPTO更加重视对申请人诚信行为的审查，因此类似本次事件对大量“非正常”专利申请的打击绝不会停止，甚至会更加严格和频繁。
从上面分析可以看出，美国专利申请及审查流程对于申请人、发明人、专利代理人各个环节的诚信要求非常严格，无论是提交IDS、申请人实体判断、申请环节的文件签署等等看似只是流程性的事务，其实对代理机构/代理人的专业度和合规要求非常高，更遑论对于美国专利申请文件的撰写、申请及对OA的答辩等实体事务的要求更是需要及高的专业度。因此，我们中国出海企业在申请美国专利时，如何选择正规且具有有丰富经验的专业代理机构成为面临的首要问题。
如何选择合适的专利代理机构？直接对接美国本土专利代理机构对于大多数国内企业来说仍然困难重重。首先是沟通渠道及沟通成本高；其次是美国本土代理机构的收费模式大多采用按时间收费，国内企业无法接受且无法监督实际用时；第三是美国人工费用本身就很高，专业人士收费更高，造成一个美国案件总体费用远超国内费用预算；第四是跨国支付及无法开具发票问题。
赛恩倍吉集团源于世界500强知识产权团队，总部位于深圳，国内分支机构包括分布于武汉、郑州、南通、中山等地，最重要的是在美国拥有自己的美国专利代理机构及美国专利律师团队。赛恩倍吉国内团队拥有熟悉美国专利实务的资深代理人团队、美国流程团队，并与赛恩倍吉美国所协同作业，这种模式不仅解决了国内企业面临的几个难题，还能通过国内美国专利团队直接与国内企业包括发明人、IPR面对面沟通解决问题，为企业提供最佳的美国专利解决方案。
